Актуальные вопросы оценки убытков правообладателей товарных знаков

Материалы настоящей статьи основаны на многолетней практике автора по оценке убытков отечественных и зарубежных правообладателей товарных знаков в рамках уголовного, гражданского и исполнительного судопроизводств. По результатам проведенных экспертиз и исследований (в т.ч. по анализу законодательства, обзору судебной практики по определению убытков), а также обсуждений на форуме «RUSSIAN APPRAISERS¹ not only for Russians» выявлены основные противоречия, возникающие при оценке убытков (ущерба); сформулированы термины и условия оценки убытков правообладателей как объекта оценки согласно ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»; разработаны алгоритм и макет отчета об оценке специальной стоимости убытков правообладателей и лицензиатов товарных знаков. Материалы статьи предлагается использовать при создании экономико-правовых и организационно-правовых методик по оценке убытков (ущерба и упущенной выгоды) правообладателей товарных знаков на территории РФ.

В результате введения в гражданский оборот контрафактной (фальсифицированной) продукции (услуг) нарушаются права и интересы правообладателей товарных знаков (знаков обслуживания), наносится ущерб государству и потребителям, который в общем виде может быть классифицирован как:

• ущерб здоровью потребителей контрафактной и фальсифицированной продукции;
• ущерб владельцам прав на товарные знаки (правообладателям);
• ущерб экономике государства в виде непоступления налоговых и иных платежей в бюджеты государства и государственные внебюджетные фонды;
• ущерб престижу страны;
• подрыв инвестиционного климата.

Ущерб правообладателей товарных знаков (далее ТЗ) можно также разделить на материальный и на моральный.

Согласно п.1 ст.46 ЗоТЗ, незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность. Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование ТЗ регулируется прежде всего ст.12, 15 ГК РФ и ст.46 ЗоТЗ.

В соответствии с п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются:

• расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб);
• неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы.

Административная ответственность за незаконное использование ТЗ предусмотрена ст. 14.10. КоАП РФ. Уголовная ответственность за незаконное использование ТЗ предусмотрена ст.180 УК РФ. К уголовной ответственности могут быть привлечены только физические лица.

Определение ущерба правообладателей ТЗ необходимо во многих других случаях, поскольку подозреваемый (обвиняемый) по факту незаконного использования товарного знака нередко оказывается лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело о: мошенничестве (ст.159 УК РФ), присвоении или растрате (ст.160 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст.171 УК РФ), легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.174-1 УК РФ), недопущении, ограничении или устранении конкуренции (ст.178 УК РФ), контрабанде (ст.188 УК РФ), уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица (организации) (ст.ст.198, 199 УК РФ), сокрытии денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов (ст.199-2 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ), организации незаконной миграции (ст.322-1 УК РФ), изготовлении, сбыте поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использовании (ст.327-1 УК РФ).

Согласно письму Генеральной прокуратуры РФ от 30 марта 2001 г. N 36-15-01 «О практике применения законодательства по защите интеллектуальной собственности, состоянии прокурорского надзора и мерах по усилению борьбы с пиратством в аудиовизуальной сфере» при определении крупного ущерба необходимо учитывать, что понятие ущерба в уголовном праве шире понятия убытков по гражданскому праву. В понятие крупного ущерба от данного вида преступлений может включаться наряду с материальным и моральным ущербом также ущерб от нарушения конституционного права на охрану законом интеллектуальной собственности (ст. 44 Конституции Российской Федерации), ущерб деловой репутации, причиненный легальному производителю.

Анализ судебных решений показывает, что в 40 случаях из 100 в удовлетворении требований правообладателей товарных знаков о взыскании убытков или компенсации просто отказывается. В положительных судебных решениях в 95-ти случаях из 100 взыскивалась компенсация в пользу истца, причем ее размер в большинстве случаев не превышал 1 млн рублей.

Причины и последствия убытков правообладателей

Рассматривая убытки правообладателей товарных знаков с экономической точки зрения, необходимо учитывать причины и последствия нарушений прав на товарные знаки. Наиболее общими обстоятельствами, способствующими совершению преступлений, предусмотренных ст.180 УК, являются²:

• высокая доходность деятельности по выпуску, импорту и реализации контрафактной продукции;
• высокий уровень налогообложения производства и импорта легальной продукции;
• низкая покупательная способность потребителей;
• правовой нигилизм большинства отечественных предпринимателей;
• незаинтересованность отдельных правообладателей товарных знаков в борьбе с производством и сбытом контрафактной продукции из-за негативного воздействия обнародованной информации о нарушении на результаты финансово-хозяйственной деятельности правообладателя;
• недостаток средств у многих правообладателей для противодействия незаконному использованию товарных знаков;
• наличие должностных лиц в государственных органах и органах местного самоуправления, которые покровительствуют подозреваемым, нередко лично, прямо или косвенно заинтересованы во введении в гражданский оборот контрафактных товаров.

Что касается последствий нарушений прав на товарные знаки, то основными (для правообладателей) являются:

• снижение доверия потребителей к товарам и услугам, произведенным с использованием зарегистрированных товарных знаков;
• снижение доли рынка правообладателя и лицензиата товарного знака;
• недополучение правообладателем лицензионных платежей;
• увеличение доли условно постоянных затрат на рекламу продукции и услуг, реализуемых с использованием товарного знака.

Основные проблемы оценки убытков

Автором выявлены следующие основные проблемы, которые сдерживают процесс разработки и внедрения национальных, отраслевых и корпоративных методик по оценке убытков (ущерба и упущенной выгоды) правообладателей ТЗ для целей судопроизводства и управления:

• особенности рынка исключительных прав на товарные знаки;
• вероятностный характер суммы³, которую правообладатель товарного знака мог бы получить при отсутствии правонарушения, например, заключив с потенциальным нарушителем лицензионный договор;
• отсутствие организационно-правовых методик по сбору доказательств о нарушениях прав на товарные знаки и как следствие — сложность в сборе доказательств о нарушениях и доказывания вины (география нарушений, отраслевая и корпоративная специфика);
• низкий уровень профессиональной подготовки оперативных сотрудников по сбору первичных материалов и процессуально грамотному закреплению собранных доказательств;
• отсутствие во многих регионах экспертных центров, которые могут проводить исследования по материалам проверок;
• низкая эффективность деятельности государства по предупреждению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности;
• невысокий уровень правосознания и инициативности правообладателей;
• различие понятий ущерба и убытков в гражданском и уголовном праве;
• часто встречающееся на практике заблуждение правоохранительных органов относительно того, что обязанность⁴ доказывания ущерба лежит на правообладателе, как на потерпевшем;
• отсутствие единых требований к проведению судебных экспертиз⁵, связанных с нарушением прав на товарные знаки.

Выходом из тупика, по мнению автора, является последовательная разработка нормативно-правовых и организационно-правовых документов на трех уровнях (национальном, отсраслевом, корпоративном):

• создание единых требований по проведению экспертиз (национальный уровень) по оценке убытков (крупного ущерба), в т.ч. стандартизация терминов и методов, однозначное определение объекта оценки (исследования), вида оцениваемой стоимости и пр.;
• создание организационно-правовых (экономико-правовых) методик (отраслевой уровень) по оценке убытков и сбору доказательств на базе специальных отраслевых исследований. Результаты исследований будут способствовать в т.ч. развитию франчайзинга в исследуемой отрасли;
• создание экономико-правовых методик по оценке убытков правообладателей товарных знаков (корпоративный уровень) на основе типичных нарушений. Такие методики будут способствовать снижению рисков правообладателей и эффективному управлению ТЗ как нематериальными активами.

Актуальность создания трехуровневой системы нормативного и методического обеспечения обусловлена:

• многообразием форм легального и нелегального использования товарных знаков (по отраслям, географии, видам продукции и услуг);
• многообразием различных по экономической природе и проявлению последствий нарушений прав на товарные знаки и форм убытков;
• сложностями выявления, документального обоснования и расчета размера убытков в денежном выражении.

Алгоритм оценки убытков

В основе предлагаемого алгоритма и концепции методики по оценке убытков правообладателей товарных знаков лежат:

• во-первых, положения нормативно-правовых актов⁶ РФ, раскрывающие понятия вред, убытки, ущерб и порядок их исчисления;
• во-вторых, законодательство «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методология оценки стоимости;
• в-третьих, практика лицензионной торговли, когда размер убытков может определяться как условия принудительного лицензирования.

В связи с тем, что в силу закона⁷ отчет об оценке является документом, содержащим сведения доказательственного значения, участие профессиональных оценщиков в судебном процессе в качестве экспертов по обоснованию размера убытков (или компенсации) чаще всего является самым эффективным и экономически оправданным способом сбора доказательств, а в отдельных случаях — единственно возможным.

Так как законом «Об оценочной деятельности в РФ» предъявляются специальные требования к описанию объекта оценки, к договору на оценку и самому отчету, необходимо отметить, что в законодательстве «Об оценочной деятельности» (ст.5) отсутствует такой объект оценки как убытки. С этой целью предлагается:

• ввести точное и однозначное определение убытков как объекта оценки;
• ввести и использовать при оценке стоимости убытков (для целей судопроизводства) «специальную стоимость объекта оценки», которая в общем виде приведена в п.4-и Стандартов оценки, утвержденных ПП РФ №519 от 06 июля 2001 года: специальная стоимость объекта оценки — стоимость, для определения которой в договоре об оценке или нормативном правовом акте оговариваются условия, не включенные в понятие рыночной или иной стоимости, указанной в настоящих стандартах оценки.

Согласно п.2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы правообладателя по восстановлению нарушенного права (т.е. работы, услуги и материалы). Само требование по возмещению ущерба подпадает также под понятие «права требования» правообладателя или «обязательства» нарушителя (ст.5 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ») по возмещению убытков (ущерба).

Убытки (сумма расходов) как объект оценки попадает также под понятие «иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством РФ установлена возможность их участия в гражданском обороте». Так как работы и услуги могут участвовать в гражданском обороте, то и сумма расходов, составляющая убытки и необходимая для восстановления нарушенного права в соответствии со ст. 15 ГК, ст. 5 ФЗ-135, также подлежит оценке.

С целью устранения имеющихся неопределенностей при определении убытков правообладателей ТЗ для судебных целей согласно ФЗ «Об оценочной деятельности» необходимо сформулировать термин (или в нормативно-правовом акте, или в постановлении о назначении экспертизы) «специальная стоимость» убытков как объекта оценки, которая в общем виде зафиксирована в стандартах, утвержденных Постановлением Правительства РФ №519 (пункт 4, п/п и) :

• специальная стоимость объекта оценки — стоимость, для определения которой в договоре об оценке или нормативном правовом акте оговариваются условия, не включенные в понятие рыночной или иной стоимости, указанной в настоящих стандартах оценки.

В настоящее время в большинстве нормативных актах РФ либо не оговариваются эти условия, либо указывается, что определению подлежит именно рыночная стоимость объекта оценки, что в отдельных случаях снижает вес и доказательность оценочного заключения. Необходимо отметить, что убытки в досудебной стадии не являются объектом гражданского оборота, поэтому применение к ним такой характеристики как «рыночная стоимость», представляется недостаточно справедливым. Вместе с тем, очевидно, что расходы, связанные с необходимостью проведения работ и услуг в целях ликвидации нанесенного ущерба (восстановления нарушенных прав), в полной мере обладают способностью к участию в рыночном обороте.

С учетом сближения национальных стандартов оценки с Международными стандартами оценки (МСО) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) целесообразно рассмотреть возможность использования в нормативно-правовых актах и методических рекомендациях (для целей определения убытков) термин «справедливая стоимость⁸».

В таблице 1 приведены предложения и сформулированы основные термины и условия оценки убытков правообладателей товарных знаков как объекта оценки согласно ФЗ «Об оценочной деятельности»:

Основные этапы процесса оценки убытков

По результатам анализа ситуаций незаконного использования товарных знаков, автором предложен обобщенный алгоритм (см.рис.1) принятия решений в процессе сбора доказательств, обоснования размера убытков или компенсации:

• этап 1. Поскольку для каждого типового случая были формализованы перечни для сбора необходимых для анализа убытков данных, то первый этап заключается в сборе первичной информации о нарушении и нарушителях;
• этап 2. Экспресс-анализ величины возможных убытков — (3) или (4);
• этап 3. Если величина возможных убытков меньше 5 млн рублей, то переходим к процедуре расчета и обоснования компенсации (5);
• этап 4. Если величина возможных убытков больше или равна 5 млн рублей, то переходим к процедуре расчета и обоснования убытков (6);
• этап 5. Проводится анализ достаточности данных для расчета убытков или компенсации собственными силами Правообладателя — (6) или (7);
• этап 6. Если данных достаточно, то расчет обоснования убытков осуществляется собственными силами Правообладателя (9);
• этап 7. Если данных не достаточно, то принимается решение о проведение дополнительных экспертиз: например, на сходство до степени смешения, товароведческая, о происхождении товара, об оценке убытков с помощью независимого оценщика, маркетинговые исследования (8);
• этап 8. Получение документов по результатам специальных видов экспертиз;
• этап 9. Подготовка претензии или иска на основании собранных доказательств и расчетов.

Типовые ситуации нарушений, способы фиксации нарушений и виды доказательств представлены в таблице 2.

Рис.1 Обобщенный алгоритм оценки убытков или компенсации

При этом, в соответствии с видом рассчитываемых убытков, могут быть использованы следующие источники информации и методы расчета размера убытков или компенсации

Опробованные автором на практике подходы целесообразно также использовать в процессе разработки специальных подзаконных актов и/или методических рекомендаций Минюста России, определяющих в т.ч. единые требования к проведению судебных экспертиз и оценок убытков, связанных с нарушением прав на товарные знаки.

Необходимо отметить, что в случае оспаривания величины стоимости объекта оценки в рамках рассмотрения конкретного спора¹⁸, согласно статье 12 Закона об оценочной деятельности, отчет независимого оценщика является одним из доказательств по делу (статья 75 АПК РФ).

Использование предлагаемых алгоритмов и подходов позволяет правообладателям товарных знаков минимизировать свои затраты в процессе защиты своих прав и интересов, а также снизить риски по управлению товарными знаками как нематериальными активами.

Литература и источники по теме публикации:

1. Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов. — М.: Международная академия оценки и консалтинга, 2006. — 400 с.

2. Анализ упущенной выгоды и экономического ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности. Джейкоб П.Русма, Джеймс Л.Керр и Роберт Ф.Рейли // Business Valuations Guide¹⁹, 2007, №1, С.158-173.

3. Дегтярев С.Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе: Учебно-практическое пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2003. — 208 с.

4. Евтеев В.С. Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой деятельности. — М: ИКД «Зерцало-М», 2005. — 184 с.

5. Защита прав на средства индивидуализации (товарные знаки). Методическое пособие. М.: RUS БРЕНД, RES-Q-group, 2003. — 524 c.

6. Козырев А.Н. Оценка ущерба, причиняемого индустрии звукозаписи "аудио пиратами". / Препринт # WP/2000/001. М.: ЦЭМИ РАН, 2000. 50с. (Рус)

7. Козырев А.Н., Макаров В.Л. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. — М.: РИЦ ГШ ВС РФ, 2003. — 368 с.

8. Контрафакт. Шокирующие подробности криминальных рынков / Тим Филипс; пер. с англ. Бухтиярова А.П. при участии Болховитиной Л.А., под общ. Ред. А.А.Максюты при участии Н.В.Якуниной. — Москва: Вершина, 2007. — 280 с.

9. Костин А.В. Комментарий научного редактора²⁰ перевода статьи «Анализ упущенной выгоды и экономического ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности» // «Business Valuations Guide», 2007, №1, стр.174-175.

10. Лапин Е.С. Руководство по расследованию незаконного использования товарных знаков. — М.: «Юрлитинформ», 2006. — 90 с.

11. Леонтьев Ю.Б. Техника профессиональной оценки интеллектуальной собственности и нематериальных активов. — М.: «Октопус», 2005. — 272с.

12. Рейли Р., Швайс Р. Оценка нематериальных активов / Пер. с англ. Бюро переводов Ройд. — М: ИД «Квинто-Консалтинг», 2005. — 761 с.

Версия для печати